Cosa fare quando il titolare di un marchio registrato scopre che lo stesso è stato utilizzato da terzi per la creazione di un sito web? Può infatti capitare che un’azienda decida in male fede di sfruttare la notorietà del marchio altrui per registrare il proprio dominio generando il rischio di associazione del sito al marchio, a maggior ragione quando il pubblico di riferimento coincide.

E’ quanto accaduto alla nota testata giornalistica “Grazia”, il cui marchio era stato utilizzato per la creazione del sito “grazia.net” da parte di una giornalista, tale Graziella S., conosciuta al pubblico femminile come Grazia.

La Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se nella fattispecie fosse applicabile  l’art. 28 c.p.i. ha evidenziato che: “il domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente utilizzarlo sul proprio sito o come nome di dominio” (​Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4721).

Il titolare del sito web potrebbe giustamente contraddire che alla data di registrazione del proprio dominio il marchio avversario non avesse grande notorietà (non fosse un c.d. marchio forte), che i due segni distintivi non sono del tutto identici e/o che la propria condotta non risulta ispirata da mala fede avendo avuto valide ragioni per utilizzare quella stessa denominazione (è quanto di fatto accaduto anche nella fattispecie sopra citata in cui la giornalista Graziella V. ha dichiarato che il nome utilizzato per il sito “grazia.net”, non aveva quale finalità l’agganciamento del pubblico della rivista Grazia edito dalla Mondadori Editore SpA, bensì corrispondeva semplicemente al nome con la quale la medesima è conosciuta presso il suo pubblico).

Precisato che ogni caso deve essere valutato dal Giudice sulla base della specificità del contendere esaminando attentamente gli elementi di fatto e le prove raccolte, dalla pronuncia in esame è comunque possibile desumere il principio di massima secondo cui: “solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio. Al riguardo, seppure con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore del codice della proprietà industriale, consta un unico precedente di legittimità, (cfr. Cass., n. 24620/10) sui segni atipici, secondo cui: “nel periodo anteriore all’entrata in vigore del codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), anche ai 6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale nomi di dominio (di sito internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell’ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all’acquisto“.